Patent and Know-How License Agreement

§ 2 – License Grant
Når du indgår LA, skal du tage stilling, hvilke rettigheder licenstageren skal have. Hvis du giver en eksklusiv licens, betyder det, at du ikke selv må udnytte eller give andre ret til at udnytte din IPR inden for det område, licensen omfatter.

Fordele/ulemper
Det kan måske være udmærket, hvis din licenstager performer rigtigt godt, men måske knap så udmærket, hvis det modsatte er tilfældet. Alternativet til at give en eksklusiv licens er at give en ikke-eksklusiv licens, hvor du bevarer retten til at udnytte din IPR og til at give andre ret til at udnytte din IPR inden for det område, licensen omfatter.

Licensens omfang
Du kan give licenstageren en eksklusiv licens til at udnytte din IPR i hele verden og inden for ethvert anvendelsesområde, men du kan også aftale med licenstager, at han eller hun kun får en eksklusiv licens til at udnytte din IPR i bestemte lande og inden for bestemte anvendelsesområder.

På den måde forbeholder du dig retten til at udnytte eller give andre ret til at udnytte din IPR i de lande og inden for de anvendelsesområder, som ikke er omfattet af den eksklusive licens.

Det kan være relevant, hvor din licenstager kun er stærk i bestemte lande, eller hvor din IPR kan anvendes inden for flere forskellige områder såsom for eksempel bilindustrien og medicinalindustrien.

Sublicense
Du bør som udgangspunkt ikke acceptere, at licenstageren kan give den licens, han eller hun får fra dig, videre til andre (”sublicense”). Hvis det sker, mister du nemlig den direkte kontrol med, hvem der udnytter din IPR, og hvordan.

§ 4 (b) – Commercialization
Formålet med bestemmelsen er at lægge et vist pres på licenstageren. Hvis licenstageren ikke markedsfører et licensprodukt på i hvert fald væsentlige markeder, inden en vis tid, mister han eller hun sin eksklusivret på disse markeder.

§ 6 (a) – Execution Fee
Set fra dit synspunkt er det med at aftale så stort et engangsbeløb som muligt. Du får en øjeblikkelig indtægt, men derudover er engangsbeløbet din sikkerhed for, at licenstageren vil gøre sig de nødvendige anstrengelser for at udnytte IPR og bringe et licensprodukt på markedet. 

Så lidt som muligt
Licenstageren vil som regel foretrække at vente med at betale dig noget, indtil han eller hun har udviklet et licensprodukt og har sikkerhed for, at det kan sælges. De fleste seriøse licenstagere vil dog være parate til betale et passende engangsbeløb, når LA indgås.

§ 6 (b) – Royalties
Den løbende licensafgift fastsættes typisk som en procentdel af licenstagerens nettoindtægter fra salg af licensproduktet i det område, licensen omfatter, men andre variationer kan aftales.
Der kan ikke siges noget generelt om licensafgiftens størrelse, da den vil afhænge af en lang række forhold – herunder branche og markedsforhold, og ikke mindst hvor stærk og værdifuld din IPR er.

§ 6 (c) – Minimum Royalties
Bestemmelsen om, at licenstageren skal betale en minimumslicensafgift pr. år, skal anspore licenstageren til at udnytte opfindelsen og dermed sikre dig en indtægt. Hvis licenstageren undlader at betale den aftalte minimumslicensafgift, kan du ophæve LA (se pkt. 13 (d)).

§ 7 (a) – Representations and Warranties
En licenstager vil ofte forsøge at få dig til at garantere, at din IPR er gyldig og kan håndhæves, at licenstagers udnyttelse af din IPR ikke vil krænke andres IPR, eller at dine patentansøgninger vil føre til udstedelse af patent. Du bør imidlertid undgå at påtage dig sådanne garantier, da konsekvenserne kan være vidtrækkende.

Eksempel
Hvis licenstager for eksempel markedsfører et licensprodukt i USA, og det viser sig, at produktet krænker et patent udstedt i USA, kan det blive en meget dyr affære for dig, hvis licenstager bliver sagsøgt og dømt til at betale erstatning.
Udgifterne til at føre en retssag i USA er langt højere, end vi kender det fra Danmark, ligesom også de erstatninger, der idømmes, er langt højere.

§ 10 – Enforcement of Technology
Bestemmelsen giver dig en førsteret til at forsvare din IPR over for tredjemænd, der måtte krænke dine rettigheder inden for det område, der er omfattet af licensen. Du bør ikke påtage dig en egentlig pligt til at forsvare din IPR.

Omkostningerne ved at føre en retssag kan være store og mange gange større, end man forventer.

Derudover vil en retssag som regel trække ressourcer og fokus i en virksomhed væk fra det, det handler om – nemlig at drive forretning – og omkostningerne ved det skal heller ikke undervurderes.

§ 12 – Patent Prosecution and Maintenance
Modstykket til, at du modtager licensafgift fra licenstager, er, at du skal sørge for at opretholde din IPR ved at indgive patentansøgninger og forny udstedte patenter m.v. Omkostningerne herved kan efter omstændighederne være meget store, og det kan derfor være værd at overveje at aftale med licenstageren, at I deler omkostningerne imellem jer. Hvis licenstageren går med til sådan en aftale, må du dog nok forvente, at han eller hun vil forsøge at bruge det som argument for, at licensafgiften skal reduceres.

§ 13 (c) – Termination for Discontinuation
Bestemmelsen har til formål at sikre, at du kan komme ud af LA, hvis licenstager ikke har udviklet og markedsført et licensprodukt inden for en vis tidsfrist. Skrækscenariet for enhver licenstager er, at licenstager indgår LA og derefter braklægger, for eksempel for at komme et konkurrerende produkt til livs.

§ 16 – Non-Publicity
Bestemmelsen indebærer blandt andet, at ingen af parterne kan udsende en pressemeddelelse om, at de har indgået LA. Hvis du og licenstageren ønsker, at der skal udsendes en pressemeddelelse, må I derfor ændre bestemmelsen.

§ 19 – Governing Law and Dispute Resolution
De regler, der er relevante i forhold til LA, kan variere fra land til land. Hvis du indgår LA med en udenlandsk partner, er det derfor en god idé at sikre dig, at den er gyldig efter og stemmer overens med det lands ret, som I aftaler skal være gældende, og at LA kan håndhæves over for din partner, hvis det skulle blive nødvendigt.

Og vær opmærksom på, at en LA efter omstændighederne kan stride imod national eller EU-konkurrencelovgivning, hvis den indeholder konkurrencebegrænsende bestemmelser. Se herved EU-Kommissionens forordning nr. 772/2004 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af teknologioverførselsaftaler).

Voldgift kan benyttes som alternativ til nationale domstole, og hvis parterne ønsker voldgift, skal pkt. 19 ændres i overensstemmelse hermed.